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[Bio칼럼] 제약·바이오 기업들이 활용하는 라이선스 계약 ①
[Bio칼럼] 제약·바이오 기업들이 활용하는 라이선스 계약 ①
  • 이상훈 변호사(선명법무법인)
  • 승인 2021.09.08 14:17
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ⓒ게티이미지뱅크

[바이오타임즈] ‘라이선스 계약’은 바이오기업이 금융감독원에 제출한 사업보고서에 포함되는 대표적인 기업공시 요소 중 하나이다. 신약 개발 과정은 황금알을 낳는 거위에 비유되나 하이리스크 하이리턴인 만큼 낮은 성공확률과 많은 비용이 들어간다. 따라서 단일 회사가 개발의 전 과정을 수행하는 것보다는 임상 단계별로 역할을 분담하여 리스크를 줄이고 상업화를 빠르게 이룰수 있도록 하기 위해 라이선스 계약을 활용하게 된다.

글로벌데이터(GlobalData)에 따르면 글로벌 제약기업들의 2014년도부터 2019년까지 5년간 라이선스 계약 규모는 엄청나다. 유전자 치료제 라이선스 계약 체결은 총 319건이 있었으며, 규모는 27조 원에 달한다. 면역종양학의 라이선스 계약은 총 536건으로 규모는 약 94조 원, 마이크로바이옴 관련 라이선스 계약은 26건이 있었으며 규모는 약 6조 9,000억 원, 희귀의약품으로 지정된 의약품은 약 18조 원 규모로 161건의 라이선스 계약이 있었다.

이처럼 라이선스 계약이 증가하고 있는 가운데, 제약·바이오 분야 종사자들에게 향후 발생할 수 있는 지식재산권 분쟁과 관련한 라이선스 계약의 주요 쟁점에 대해 알아본다.

◇‘특허를 받을 수 있는 권리의 공유’와 ‘특허권의 공유’

바이오산업 관련 기술은 많은 기술 요소와 비용이 들어가는 만큼 다수의 발명자가 참여하는 공동개발의 형식을 띠게 된다. 특허권은 일반적인 재산권과 다른 특수성이 있으므로 민법 규정의 예외로 특허법에 규정된 내용에 따른다. 다수의 발명자가 관여하는 특허발명에 대해 특허법 제33조 제2항에서 ‘2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다’라고 명시하고 있다. 다수의 발명자들은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 공유하고, 다른 공동발명자들에게 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 양도하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 모든 공동 발명자들이 공동으로 특허를 출원하여야 한다(특허법 제44조).

공동으로 특허를 출원하면 특허권을 공유한다. 이렇듯 하나의 특허권을 2인 이상 소유하는 형태를 ‘특허권의 공유’라 한다. 이 경우 각 공유특허권자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있으나(특허법 제99조 제3항), 다른 모든 공유특허권자의 동의를 받지 않으면 그 지분을 양도하거나 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다(특허법 제99조 제2, 4항). 공동소유자 간의 신뢰 관계를 중요시하여 다른 공동소유자의 동의 없이는 특허권의 양도 및 실시 등을 할 수 없도록 하고 있다.

즉, 특허권에 대하여 라이선스 계약을 체결하고자 하는 경우, 공유특허권자 중 1인이라도 반대하면 적법하게 실시권을 허여할 수 없어 라이선스 계약 체결에 난항이 발생한다. 다만, 공유자 사이의 지분양도나 질권 설정이 단지 공유자 간의 지분변동에 불과하고, 다른 공유자의 이익을 침해하지 않으므로 다른 공유자의 동의를 받을 필요 없다고 보고 있다.

◇분쟁 방지 방법과 향후 과제

만약 사업화를 위해서 특허발명의 실시권 허여나 특허권의 이전을 예정하고 있다면, 해당 기술의 발명 단계에서부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 것을 예정하는 약정을 체결해두거나, 실시권 허여에 대한 사항을 공동발명자들 간에 미리 협의하여 정해두는 것이 향후 분쟁을 방지할 수 있다.

하지만 사전 약정만으로 현실적인 문제까지 해결되지는 않는다. 해당 기술을 제품화하는데 걸리는 상당한 기간과 기술 수명 주기 및 파급력 등 제약·바이오 분야의 특성상 모든 내용을 사전에 약정하는 것은 불가능하다.

또한 대부분의 분쟁이 특허권 실시 이후에 발생하는 점을 고려해보면 사후에 원활한 조정절차를 마련할 필요가 있을 것이다. 특히, 세부적인 계약 내용을 약정한다고 하더라도 다수인이 참여하는 연구개발의 특성상 기존 계획과 다른 방향으로 가는 경우가 허다하므로 사인 간의 약정에만 의존하기보다 입법적 방안이 필요할 것이다.

복잡 다변화되는 기술 발전으로 특허 공유가 더욱 일반적인 형태로 자리를 잡을 만큼 미실시 공유자에 대한 수익분배, 공유권자 일방의 양도 또는 실시 허락에 대한 동의 요구 거절 시의 구제방안, 침해소송에서의 소송당사자 등에 대한 입법적 보완과 제도적 장치를 마련하기 위한 노력이 요구될 것이다.
 

이상훈 변호사(선명법무법인) news@biotimes.co.kr



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