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[Bio칼럼] 제약·바이오 기업들이 활용하는 라이선스 계약 ③
[Bio칼럼] 제약·바이오 기업들이 활용하는 라이선스 계약 ③
  • 이상훈 변호사(선명법무법인)
  • 승인 2021.09.14 10:18
  • 댓글 0
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게티이미지뱅크
개량 특허의 사용이 라이선스 계약에 의해 허락된 특허발명의 실시 범위를 벗어난다면 특허권 침해에 해당한다ⓒ게티이미지뱅크

[바이오타임즈] 지난 칼럼에서는 라이선스 계약이 증가하고 있는 가운데, 제약·바이오 분야 종사자들에게 향후 발생할 수 있는 지식재산권 분쟁과 관련한 라이선스 계약의 주요 쟁점과 실시권의 유형, 라이선스의 종류 및 계약 체결상 유의점에 관해 설명했다.

이번 칼럼에서는 개량 특허 및 라이선스 계약에 관한 쟁점에 대해 알아본다.

◇ 개량 특허의 지식재산권 소유 문제

개량 특허는 기존에 있었던 발명을 개량하거나 기존 발명을 이용한 발명에 대해 취득한 특허를 말한다. 더욱이 현재 고차원의 기술이 중심인 상황에서 대부분 기존 기술을 개량 발전시킨 경우가 많고, 완전히 새로운 기술을 개발하려고 해도 시간적·비용적 어려움이 있다.

제약·바이오 분야의 특허발명과 관련하여 항상 문제가 되는 쟁점 중 하나는 라이선스 계약에 의하여 실시권을 허여받은 특허발명 외에 계약 당사자들이 후발적으로 발명한 개량 특허에 대한 지식재산권 문제이다.

다른 특허를 이용하지 않고 독자적으로 실시가 가능한 기술은 원천기술(개척발명)이라 하고, 다른 특허를 이용하지 않고서는 독자적으로 실시할 수 없는 기술을 이용발명(개량발명)이라 한다. 따라서 개량 특허는 필연적으로 그 기초가 되는 특허발명의 실시를 수반하게 된다. 만약 개량 특허의 사용이 라이선스 계약에 의해 허락된 특허발명의 실시 범위를 벗어난다면 특허권 침해에 해당한다.

또한 특허발명의 실시권자가 개량 기술을 발명했을 경우, 특허발명 이외에 본인의 독자적인 기술을 추가하여 발명했다면 개량 특허에 대해서는 실시권자가 발명자가 된다. 이 경우 개량 특허의 지식재산권의 소유와 개량 특허의 실시권 허여 여부가 문제된다.

따라서 라이선스 계약을 체결할 때 실시권을 허여하는 특허발명을 기초로 하여 발명되는 개량 특허에 관한 지식재산권은 누구의 소유로 할 것인지, 그 실시에 대한 권한은 어떻게 부여할 것인지 등에 관한 사항을 상세하게 정해둘 필요가 있다.

이때 계약을 체결하는 당사자로서는 이후 해당 특허발명을 이용한 사업화를 고려하여 시장에서의 수요 전망 등을 충분히 고려하여 전략을 세워야 할 것이다.

◇ 특허에 대해 실시를 허락해 달라는 심판 ‘통상 실시권 허여 심판’

개량발명의 특허권자(후행 특허권자)가 자신의 특허발명을 하고 싶은데 선행 특허권자가 절대 허락을 하지 않는 경우 후행 특허권자는 선행 특허권자에게 자신의 특허발명에 대한 실시를 허락해 달라는 ‘통상 실시권 허여 심판’을 제기할 수 있다. 물론 선행 특허권자도 후행 특허권자의 발명에 대해 통상실시권 허여심판을 청구하여 후행 특허권자의 발명을 정당한 사용료를 지불하여 실시할 수 있다. 이러한 태도는 양쪽 모두의 실시를 허용하여 적당한 경쟁 관계가 유지될 수 있도록 하는 특허법의 기본 태도이기도 하다.

양 당사자가 불필요한 피해를 입지 않도록 하는 제도가 통상실시권 허여 심판제도의 목적이고, 이런 강제적 제도를 피하기 위해 당사자 간의 합의가 선제적으로 이루어지기도 한다.

◇ 라이선스 계약과 공정거래의 문제

독점적 권한을 부여하는 특허제도와 공정하고 자유로운 경쟁을 도모하는 공정거래법은 ‘라이선스 계약’ 문제에서 서로 맞닿게 된다. 특허권자의 권리행사가 당사자 사이의 계약의 영역으로 들어오면 공정거래법의 규율 하에 들어오게 된다. 공정거래위원회는 2012년 ‘특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인’을 제정했고, 특히 제약 분야에 대해서 2013년 ‘제약분야 거래 공정화를 위한 가이드라인’을 제정하여 배포했다. 위 가이드라인에서는 대표적으로 ‘특허 효력 상실 시 처리 조항, 개량 기술 조항, 경쟁 기술 거래 제한 조항’에 대한 권장 사례를 기술하고 있다.

위 가이드라인은 법적 구속력이나 우선하는 효력은 없으나 이를 통해 공정거래위원회의 규제를 받게 된 위험, 민사적 분쟁을 받을 위험 등을 경감시킬 수 있는 교본으로써의 역할을 할 수 있다. 따라서 라이선스 계약을 고려 중인 경우는 위 가이드라인을 적극적으로 활용하여 차후에 벌어질 분쟁을 미연에 방지하는 것이 권장된다.


이상훈 변호사 news@biotimes.co.kr

 



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