미국 캘리포니아주립대와 브로드연구소(Broad Institute) 사이에 몇년째 이어온 특허분쟁이 다시 불붙었다.
지난 24일(현지시간) 미국 특허상표청(USPTO) 산하 특허심판원(PTAB)은 크리스퍼 유전자가위(CRISPR-Cas9)기술과 관련해 캘리포니아 주립대가 출원했던 10개 특허 출원과 브로드연구소에서 출원한 다수 특허 간 저촉심사(Interference)를 선언했다.
저촉심사는 동일한 발명을 주장하는 출원인이 두명 이상 있을 경우 발명의 특허성과 우선권 문제를 결정하는 절차다.
미국 연방법원 판결로 매사추세츠공과대학(MIT)과 하버드대학이 세운 브로드연구소와 캘리포니아 주립대 사이에 벌어졌던 크리스퍼 유전자가위 기술에 대한 특허 저촉판결이 나온지 1년도 채 되지 않은 시점이다. 이 조치로 캘리포니아 주립대가 보유한 크리스퍼 유전자가위 관련 특허 10개와 브로드연구소가 보유한 15개 미국 특허 중 13건과 출원특허 1건이 위태롭게 됐다. 이번 심사는 특허상표청이 진핵세포(예: 식물 및 동물 세포)에서 크리스퍼 유전자가위 유전자 편집 기술을 누가 처음 발명했는가에 대한 문제 또한 제기할 것임을 시사한다.
크리스퍼 유전자가위 DNA 표적 기술은 재니퍼 다우드나(Jennifer Doudna) 캘리포니아주립대 계열의 버클리대(UC버클리), 에마뉘엘 사르팡티에(Emmanuelle Charpentier) 스웨덴 우메오 대학 교수들에 의해 처음 개발됐다.
UC버클리측은 2012년 5월에 특허를 출원했다. 반면 장펑(Feng Zhang) 박사가 이끄는 브로드연구소는 2012년 12월에 특허를 출원했다. 하지만 브로드연구소가 신속심사제도(Track one)를 통해 2014년 4월에 첫 특허등록을 받았다. 반면 최초 발명자이자 앞서 특허를 출원했던 UC버클리의 다우드나 교수팀은 2018년 6월에야 첫 특허를 등록했다.
미국 발명법(AIA) 시행에 따라 2013년 3월 16일 부로 미국의 특허제도는 선발명주의에서 선출원주의로 변경됐다. 문제는 UC버클리의 경우 2012년에 출원돼 선발명주의에 따랐고 브로드연구소는 출원은 늦었지만 2014년에 특허가 등록되어 선출원주의로 적용을 받았던 것이다. 이에 UC버클리측은 소송을 통해 문제를 제기했으나 지난 2017년 2월 브로드연구소의 특허를 인정하는 판결이 났다. 판결에 불복한 UC버클리측은 항소했으나 2018년 9월에 기각됐다.
엘도라 엘 엘리슨(Eldora L. Ellison) 캘리포니아 주립대학교 크리스퍼 특허전략 담당 및 스턴케슬러골드스타인앤폭스(Sterne, Kessler, Goldstein & Fox)특허법인 이사는 "이번 저촉심사 개시는 브로드연구소와 관련된 이전 결정이 누가 이 기술을 최초로 발명했는지 결정하지 못했으며 이 중요한 문제를 해결할 수 있는 길을 제시하고 있다"고 말했다. 엘리슨 박사는 또한 "특허상표청이 궁극적으로 다우드나와 샤르팡티에 팀이 이전 특허에서 다룬 다른 설정뿐 아니라 진핵 세포에 특화된 발명의 우선순위를 갖고 있음을 인식할 것으로 확신한다"고 말했다.
2018년 9월, 연방항소법원은 브로드연구소 등록 특허와 캘리포니아 주립대 사이에 저촉을 발견하지 못했던 특허심판원 판결을 지지하는 판결을 내렸다. 당시 판결은 동일한 주제에 대한 것이 아니라고 명시하며 별도로 특허를 얻을 수 있다고 판단했다. 또한 판결에서 진핵 세포 내에서 유전자 편집기술 발명의 우선순위에 대한 구체적인 결정을 내리지 못했다. 이후 캘리포니아 주립대는 세포 또는 비세포 환경에서 크리스퍼 유전자가위 기술에 대한 6건의 미국 특허를 등록했으며 향후 몇 주 내에 6개의 추가 응용 프로그램이 발행될 예정이다. 현재는 전 세계적으로 50개 이상의 CRISPR 특허를 보유하고 있다. 캘리포니아 주립대가 지금까지 받은 6건의 미국 특허는 이번 심사에 포함되지 않는다. 현재 특허심사원의 심사 일정에 근거해, 이번 심사는 2년 이내에 완료될 수 있다.
애드워드 펜호트(Edward Penhoet) UC버클리 및 캘리포니아 주립대학교 총장 특별 보좌관은 “캘리포니아 대학교와 다른 공립 대학교들은 많은 산업분야에서 혁신의 중요 원천”이라며 "크리스퍼 유전자가위처럼 교수진이 개발한 획기적인 지적재산권 보호를 위해 최선을 다하고 있다. 이번 저촉심사 선언은 발견을 보호하는 대학의 중요한 역할을 보여준다.“고 덧붙였다.
캐슬린 윌리엄스(Kathleen Williams) 뉴터맥클렌앤피쉬의(Nutter McClennen & Fish)법무법인 소속 지적재산권(IP) 전문 변호사는 바이오센추리와의 인터뷰에서 "마지막에 저촉에 대한 아무 결정 없이 끝났기 때문에 양측 소유권 주장에 대해 조사할 수 있는 또 다른 저촉심사 사례가 생길 수 있다"고 말했다.
마이클 스트라미엘로(Michael Stramiello) 폴 헤이스팅스(Paul Hastings) IP 변호사는 더 많은 자료 공개를 통해 어느 당사자가 우선적으로 발명을 했는지에 대한 저촉심사를 촉발할 가능성이 높다고 전망했다.
윌리엄스 변호사는 또한 "언뜻 보기에 주장들이 매우 비슷하다"고 덧붙였다. 그녀는 “두 주장들이 모두 동일한 요구 조건을 가지고 있어 저촉될 수 있는 더 많은 지점이 있다”고 말하며 “진핵 세포에 많은 초점을 맞추고 있다”고 말했다.
새로운 저촉심사는 브로드연구소를 선순위 권리자(senior party)로 지정하고 UC버클리 그룹을 후순위 권리자(junior party)로 지정했다. 스트라미엘로 변호사는 이에 UC버클리 측이 발명에 대한 선순위 권리자의 주장을 능가할 수 있다는 것을 보여줄 가능성이 있음을 의미한다고 전했다. 또한 윌리엄스 변호사도 이 사건이 UC버클리측에 다시 반박 할 수 있는 기회를 제공한다고 말했다.
스트라미엘로 변호사는 다음 단계는 분쟁의 범위가 정해지는 단계라고 말했다. 당사자들은 8개월 이내에 소송을 제기할 수 있으며, 오는 8월 5일에 일정을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜이 예정돼있다.
<기사출처_뉴스1>
