[바이오타임즈] 2021년 2분기에는 50곳의 상장 제약·바이오기업 중 38곳이 전년 동일 기간 대비 누계 매출액이 늘어났다. 이는 바이오 회사가 속한 산업들의 성공적인 외형 성장을 말한다고 볼 수 있다.
하지만 실제 수익 측면에서 보면 영업이익의 적자는 면했으나, 전년 동기 대비 줄어든 곳이 21곳, 적자 지속인 회사는 9곳에 달했다. 즉 전체의 60%에 달하는 기업이 작년보다 수익성이 악화한 것으로 나타나 여전히 산업 내부 시장에서는 힘든 시기에 있다는 것을 뜻한다.
◇ 매출의 중요한 부분인 기술수출
신약 개발에 요구되는 막대한 연구비로 이익을 달성하기 어려운 제약·바이오 기업 입장에서는 기술수출이 큰 효자 노릇을 한다. 만성 적자를 지속하다가도 거액의 기술수출 1건으로 단숨에 큰 이익을 달성하게 되고, 이 자금으로 앞으로 추가적인 연구개발(R&D)의 재원으로 활용하는 경우가 많다.
일례로 2018년 매출이 11억 원에 불과했던 SK바이오팜은 2019년 스위스 아벨 테라퓨틱스(Arvelle Therapeutics)와 뇌전증 신약 ‘세노바메이트’의 기술이전 계약을 체결하면서 반환 의무가 없는 선 계약금 1억 달러를 받으면서 매출 1,173억 원이 발생했다. 이 때문에 2019년 총매출액은 1,238억 원으로 전년 대비 11배에 달했다.
◇ 제약·바이오기업 간 이루어지는 다양한 기술 계약의 종류
제약·바이오기업 간 이뤄지는 기술 거래 계약은 거래 대상인 기술적 창작(발명)이 보호된 형태에 따라 ① 영업비밀을 주된 목적물로 하는 “기술이전 계약”, ② 특허권에 대한 “라이선스 계약”, ③ 기존기술을 기반으로 새로운 결과물을 도출하고자 하는 “용역 또는 공동개발 계약”으로 구별된다. 계약의 목적물이 특허 혹은 영업비밀인지에 따라 성격이 달라진다.
◇ 특허와 영업비밀의 구별
영업비밀이란 기업이 시장에서 경쟁 상의 우위를 확보하기 위하여 스스로 개발하고 비밀로서 보유하는 기술정보(제법, 공정, 형태, 편집, 프로그램, 방법)와 경영정보(고객명부, 마케팅 계획, 판매기법, 신규사업 정보, 홍보 방법)를 말한다. 이러한 정보는 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로 상당한 노력으로 비밀로 유지된 기술상 및 경영상의 정보를 말한다.
특허법의 보호 대상인 ‘발명’은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하고, ‘발명’이 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성이라는 성립요건을 충족하는 경우에 만 해당 기술을 ‘공개하는 대가’로서 일정 기간(출원일로부터 20년간) 독점·배타적인 권리를 부여받는 것으로 이를 특허 혹은 특허권이라고 한다.
특허는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 등의 특허요건을 만족하는 경우 특허를 받을 수 있는 반면, 영업비밀은 비공지성, 비밀관리성, 경제성이 있는 경우 특허로 보호받지 못하는 기술정보, 경영정보 같은 기업의 무형자산까지 폭넓게 보호할 수 있다.
◇ 제약·바이오기업 간의 라이선스 계약의 중요성
제약·바이오기업의 입장에서 라이선스 계약은 장기간 막대한 자금이 투입되고 투자회수 기간이 긴 신약 개발의 단점을 보완할 수 있는 역할을 한다. 벤처기업과 대형 제약사 간 라이선싱을 통한 파트너십을 통해서 벤처기업은 라이선스아웃을 통한 매출을 달성할 수 있고, 제약 기업의 입장에서는 개발 파이프라인을 확보할 수 있게 된다. 즉 벤처기업과 제약기업은 각자가 부담하는 리스크와 비용을 최소화하면서 최대의 성과를 낼 수 있는 대안으로 라이선스 계약을 활용하고 있다.
◇ 기술 계약 시 고려할 세 가지 사항
기술이전 계약서에서는 “을은 이전 대상이 되는 기술을 갑이 실시함에 있어, 제3자의 지적 재산권을 침해하지 않음을 보증하며, 계약일 이후 제3자로부터의 권리 침해 분쟁이 발생할 경우, 을의 책임하에 분쟁을 해결하고, 그에 따른 비용은 을이 부담하며, 분쟁 결과 제3자의 권리를 침해한 경우, 그에 따른 갑의 손해를 전부 배상하여야 한다.”라는 기술에 대한 침해 보증 조항이 들어가기도 한다.
하지만 침해 보증이라는 것은 해당 특허 등록 이후에도 확신할 수 없을 뿐만 아니라, 출원 중인 기술일 경우에는 1년 6개월의 특허의 비공개 기간이 있는 관계로 가능성이 없는 일에 해당한다. 기술을 실시하는 입장에서는 제품을 생산하여 판매까지 개시된 이후 분쟁이 발생한다면 엄청난 규모의 손해배상이 요구될 수 있으므로 기술을 이전하는 입장에서는 이를 결코 보증해서는 안 될 것이다. 한쪽에서 이를 강력하게 요구할 때는 해당 조항이 불합리하다는 것을 설명하거나 ‘고의적으로 침해한 경우’라는 문구를 삽입하여 최악의 경우를 피해야 한다.
제약·바이오 산업에서의 계약에서는 특정한 주요 과제로 정해진 단계, 즉 마일스톤(Milestone)을 달성했을 때 대금을 받는 조건을 포함하는 경우가 많다. 특히 새로운 제품의 출시를 위한 연구 및 개발 용역을 제공하는 경우에 많이 볼 수 있으며, 이는 조건 달성에 따라 대금이 달라지므로 해당 조건 성립에 대해 면밀하게 검토할 필요가 있다. 조건이 양쪽이 합의한 범위인지, 가능성이 있는지 등을 고려하여 계약 내용을 파악하여야 한다. 위 조건은 서비스의 제공에 따른 보상의 성격이 있으면서 실질적으로는 회사 입장에서 자금조달의 형태를 보이게 된다.
신약 개발의 낮은 성공 가능성과 막대한 비용으로 인하여 라이선스 계약서 상에서는 시판 허가를 받고 상업적 판매를 하는 것까지 약정했다고 하더라도 실제로 그때까지 계약이 유지되는 경우는 많지 않다. 상당 경우에는 계약 내용을 변경하거나 중도 해지, 라이선스 반환 등의 조기 종료를 하게 된다. 이 경우 라이선스 계약이 조기 종료될 수 있는 것을 고려하여 차후에 이에 대응할 수 있는 합리적인 방안을 대비하여야 하며, 계약서상에 필요한 사항은 적시하는 것이 필요하다. 특히 해지 조항의 경우 대금 반환 등의 내용을 확인하여 불측의 손해에 대비해야 할 것이다.
이상훈 변호사(선명법무법인) leesh@sunmyung.kr
