[신홍명의 바이오 법률실무] 특허 절차 및 특허 소송 (3)
[신홍명의 바이오 법률실무] 특허 절차 및 특허 소송 (3)
  • 신홍명 변호사
  • 승인 2020.02.20 14:36
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- 특허 소송은 일종의 행정 쟁송 ①행정심판과 ②행정소송을 포괄하는 개념
- 특허 심판은 산업재산권(특허·실용신안·의장·상표) 분쟁이 있을 경우, 특허심판원의 3인 심판관 합의체에 의하여 심리·결정하는 쟁송의 해결 절차를 의미
- 특허 심판 및 특허소송 제도는 대법원을 최종심으로 하고, 행정기관인 특허청이 그 전심으로서 특허법상의 쟁송을 심리·결정하는 제도

3. 특허 소송

(1) 특허 소송의 구조와 내용

특허소송은 일종의 행정 쟁송 (①행정심판과 ②행정소송을 포괄하는 개념)이다.

특허심판은 산업재산권(특허·실용신안·의장·상표 등)에 관하여 분쟁이 있을 경우, 특허심판원의 3인 심판관 합의체에 의하여 그 분쟁을 심리·결정하는 쟁송의 해결 절차를 말한다. 특허심판 및 특허소송 제도는 대법원을 최종심으로 하고, 행정기관인 특허청이 그 전심으로서 특허법상의 쟁송을 심리·결정하는 제도로서, 행정행위와 사법행위의 중간적 성격을 지닌다.

특허 관련 사건의 분쟁은 전문적인 고도의 기술적 판단이 요구되므로 심판의 전문성과 공정성을 확보하기 위하여 특허심판원에서 1심을 담당하고, 불복 시 2심인 고등법원급의 특허법원(1998년 설립)을 거쳐 3심인 대법원에 상고하게 되어, 특허법원 → 대법원의 2심 재판제로 운용되고 있다.

특허법원은 전국을 관할하며, 특허심판의 사실심을 법원에서 관장함에 따라 기술 분야에 대하여 법관을 보조하기 위하여 기술 심리관을 둔다.

특허법원은 특허청 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소, 농림부 품종보호심판위원회의 심결 등에 대한 취소소송을 심판한다. 특허법원이 관할하는 대표적인 특허소송은 거절사정유지심결, 특허무효심판의 심결, 상표등록취소심판의 심결, 심판청구서의 각하 결정 등 특허심판원의 심결이나 결정에 대한 불복소송 등이며, 특허침해소송은 일반 민사소송 또는 형사소송으로 취급되어 특허법원의 1심 관할에서 제외된다.

특허법원과 특허청을 동일지역에 설치함으로써 특허 행정과 특허 쟁송의 유기적인 협조체제를 구축하기 위해 2000년 3월 1일 소재지를 서울특별시 강남구 서초동 법원종합청사에서 대전광역시 서구 둔산동 법원종합청사로 이전하였다. 또 2003년 9월 대전광역시 서구 둔산중로 69(둔산동 1400번지)에 독립 청사를 준공하여 이전하였다.

특허침해소송의 항소심을 특허법원에서 전속 관할하는 것을 주요 내용으로 하는 법원조직법 개정안 2015.11.12. 국회에서 통과되어 2016.1.1. 이후부터는 종전의 심결취소소송에 더하여 특허침해소송의 항소심도 특허법원에서 전속 관할하고 있다. 특허침해소송 등 사인 간의 권리분쟁에 관한 일반 민사사건, 형사사건과 구분, 다만 특허침해소송의 항소심을 특허법원이 관할함

 

특허와 실용신안사건은 특별한 사정이 없는 한 우선 재판부가 소장 기타 소송서류를 검토하고 기술심리관의 설명을 들어 기술 내용을 파악한 다음, 준비절차에 회부하여 수명법관의 지휘 아래 집중적으로 심리하고 있다. 디자인 및 상표사건 역시 준비절차에 회부할 수 있으나, 이들 사건은 특허 및 실용신안사건에 비하여 상대적으로 그 내용이나 쟁점이 간단한 경우가 많으므로, 대개는 준비절차를 거치지 아니하고 바로 변론기일을 지정하고 있다.

준비 절차에 회부한 사건에 대하여는 먼저 서면에 의한 쟁점정리절차를 시작하는데, 서면에 의한 쟁점정리절차는 ① 준비서면 공방과 ② 기일 전 증거조사의 두 가지가 핵심요소이다. 그 중 준비서면 공방은 피고가 실질적 내용이 있는 답변서를 제출하면 이를 원고에게 송달하면서 3주 정도의 기간 안에 반박 준비서면을 제출하도록 하는 구조로 진행된다. 그리고 이 과정에서 쌍방 당사자는 준비 서면에 의한 주장의 제출과 더불어 그 주장을 뒷받침하는 증거 신청 및 증거의 현출을 모두 마쳐야 한다. 따라서 관련 서증은 원칙적으로 준비서면에 첨부하여 제출하여야 하고, 문서송부 촉탁, 사실조회, 검증·감정신청과 그 촉탁은 물론 증인신청까지도 모두 이 단계에서 마치는 것을 원칙으로 한다.

이러한 서면공방 절차를 통하여 기본 서면 공방이 종료되면, 재판장은 이 상태에서 본격적인 기록검토 및 사건분류를 하여 심리방향을 결정하는데 이 과정에서 쟁점부상 및 기일 전 증거제출이 일단 완료되었다고 판단되는 사건은 쟁점정리기일을 지정하게 된다. 쟁점정리기일은 쌍방 당사자 본인이 법관 면전에서 사건의 쟁점을 확인하고 상호 반박을 하는 기회를 가짐으로써 당사자 본인이 하고자 하는 주장과 호소를 할 만큼 하게 함으로써 재판에 대한 승복률을 높이는 방향으로 운영하고자 하는 것이다.

때로는 특허 및 실용신안사건의 기술내용을 정확히 파악하기 위하여 당사자를 비롯한 관계 기술자를 출석시켜 도면, 실물, 모형, 컴퓨터그래픽, 비디오장치 등을 이용하여 기술적 사항에 관한 각자의 주장을 구체적으로 설명하도록 하는 기술설명회를 개최함으로써 쟁점과 증거를 정리하기도 한다. 이 절차에서 기술내용에 관한 폭넓고 심도 있는 심리를 할 수 있게 된다.

쟁점정리기일에 이어지는 다음 기일은 이른바 집중증거조사기일로서 각 사건에 관련된 쌍방의 증인 및 당사자신문 대상자 전원을 한꺼번에 집중적으로 신문하고, 신문을 마친 사건은 그로부터 단기간 내에 판결을 선고하는 구조로 운영한다.

특허법원 소송절차에 있어서도 민사소송의 경우와 마찬가지로 공개심리주의, 구술심리주의와 변론주의가 적용된다. 이 점에 있어서 직권심리주의가 적용되는 심판절차와 차이가 있다. 다만, 특허소송은 행정소송의 일종 이므로 재판부가 당사자의 입증이 불충분하여 심증을 얻기 어려운 경우 등 필요하다고 인정할 때에는 보충적으로 당사자의 증거신청이 없어도 직권으로 증거조사를 할 수 있다.

 

(2) 주요 판례 소개

기술의 개발과정에서부터 향후 지적재산권의 유효성을 다투거나 타인의 지적재산권의 침해를 구성하지 않도록 사전에 충분히 검토하여 대비할 필요가 있다. 또한 기술의 공유에 있어서도 그와 관련한 법적인 쟁점을 숙지해 놓음로써, 라이센싱 계약을 체결함에 있어 보다 전략적으로 대응할 수 있을 것이다.

1). ‘산업상 이용가능성’에 관련한 사례 [대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결]

원고는 “비-세포(B-cell) 임파종에 대한 이디오타입 예방접종”을 명칭으로 하는 발명(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)에 관하여 특허출원 했는데(출원번호 1992-702206호), 특허청은 이 사건 출원발명의 수지상 세포를 인체에 적용하기 위해서는 조직 부적합성을 최소화하기 위하여 인체의 비장으로부터 분리된 수지상 세포를 사용하여야 하고 이는 기 배출된 세포가 아니라 외과적 수술에 의해서만 얻어질 수 있는 것이어서 이는 실제로 인체를 발명의 구성요건으로 하는 것이므로 산업상 이용할 수 있는 발명으로 볼 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

특허심판원은 위 거절결정에 대한 불복 심판에서 이 사건 출원 발명의 특허 청구범위 제1항 발명(이하‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)은 시험관 내에서 이디오타입 단백질에 노출시킨 이디오 타입 펄스된 수지상 세포를 기술적 구성으로 하는 것으로, 이 수지상 세포를 얻기 위해서는 인체의 장기인 비장에서 적출하여야 하는 것이어서 외과적 수술과정을 반드시 거쳐야 하는 바, 실질적으로 인체를 발명의 구성요건으로 포함하고 있는 것이므로 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결 (특허심판원 99원824 심결)을 하였다.

이에 대해 원심판결(특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허6387 판결)은 “이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 실시에는 이 사건 출원발명에 사용되는 수지상 세포를 사람의 비장으로부터 얻는 방법만이 기재되어 있지만, 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 얻을 수 있음이 이미 그 출원일 전에 알려져 있고, 실제로 출원일 이후 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있는 이상, 비록 사람의 비장으로부터 수술에 의하여 수지상 세포를 얻는 것이 일반적이었고, 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 손쉽게 얻는 것이 곤란하여 이 사건 출원발명의 출원일 당시 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 얻는 것이 산업상 이용되고 있지 않다 하더라도, 출원일 당시에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 장래 의학기술의 발전에 따라 장래에 혈액으로부터 필요한 양의 수지상 세포를 얻는 것이 가능하리라는 것을 용이하게 생각할 수 있다 할 것이므로, 결국 이 사건 출원발명의 수지상 세포를 외과적인 수술을 거쳐 사람의 비장으로부터 얻는 것을 전제로 하여 이 사건 출원발명이 산업상 이용할 수 없는 발명이라고 할 수 없고, 나아가 이 사건 출원발명은 '수지상 세포'라는 물의 발명이므로 산업상 이용가능성이 부정되는 의료행위에 관한 방법의 발명에도 해당하지 아니하며, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없다”고 하여 원 거절 결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하다고 판결하였다.

그러나 대법원은, “특허 출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다”고 실시한 후, “특허 출원 발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 않아 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원 발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다”고 하여, 원심 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하였다.


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