2. 특허와 관련된 이론 및 법리

(1) 지식재산권 중 특허의 대상으로서 발명

지식재산권이란 사람의 지적 창작의 결과물로 소유가치가 있는 무형의 재산을 의미한다. 지식재산권을 인정하는 이유는, 사람의 지적 창작능력을 장려하기 위하여 독점적 배타권 부여를 통한 재산적 가치를 인정하기 위해서이다.

지식재산권의 종류를 살펴보면 아래와 같다.

산업재산권 중에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있는 특허는 발명을 그 대상으로 하고 있다. 각국에서 특허대상으로서 발명을 어떻게 취급하고 있는 가는, 과학기술의 진보에 따라 신규의 기술 분야가 탄생할 때 특허대상여부를 결정하는데 큰 영향을 준다.

우리나라에서는 특허의 대상으로 ‘발명’ 특히 ‘산업상 이용가능한 발명’을 들고 있다. 발명의 의미에 관해서는 특허법 제2조에서 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”으로 정의하고 있다. 일본에서도 발명을 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것”으로 정의하고 있어 우리나라와 유사하다. 미국에서는 특허법상의 발명을 ‘발명’ 또는 ‘발견’을 의미한다고만 정의하고 있고 특허대상을 규정한 미국 특허법 제101조는 특허 가능한 내용으로 신규하고 유용한, 방법(process), 기계(machine), 제조물(manufacture), 조성물(composition of matter) 또는 이들의 신규하며 유용한 개량을 들고 있다. 특히, 자연에 이미 존재하는 물질이더라도, 자연적으로 존재하지 않는 형태로 분리하거나, 추출하면, 특허의 대상이 되고 비록 생물이더라도 자연적으로 발생하는 것이 아니라면 특허 대상으로 하고 있다. 즉, 특허대상인지의 판단은 생물체인가 무생물체인가의 문제가 아니라, ‘자연의 산물’인가 아니면 ‘인간이 만든 발명’인가에 의하여 구별이 되어야 한다고 한다. 한편, 발명에 해당되는 않는 것으로는 ① 인쇄물, ② 과학적 원리, ③ 수학적 발견, ④ 자연적으로 발생하는 물건, ⑤ 사고방법 등을 들 수 있다.

특허법상 특허의 대상이 되고, 신규성 및 진보성 등의 특허요건을 충족하더라도, 특허를 부여하지 아니하는 경우가 규정되어 있다. 우리나라에서는 불 특허 대상으로 현재는 특허법 제32조에서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명’만으로 제한하고 있다.

 

(2) 선출원주의와 선발명주의

동일한 발명에 대하여 2개 이상의 출원이 있는 경우, 최초로 발명한 자에게 특허를 부여하는 방식과 최초로 출원한 자에게 특허를 부여하는 방식이 있다. 전자를 선발명주의라고 하며 현재 미국에서만 시행하고 있으며, 그 외의 대부분의 국가에서는 선출원주의를 채택하고 있다. 이러한 점 때문에 PCT 조약을 통한 국제 출원의 경우에는 미국에서 출원인과 발명인의 명칭은 타 국가와 달리 작성해야 하는 번거로움이 있다.

선발명주의 하에서는, 누가 진정한 선발명자 인지 판단을 해야 하는 절차가 필요하다. 이를 저촉심사라고 하며, 미국에서는 특허심판원에서 담당한다.

미국은 주요 국가 중에서 유일하게 선발명주의를 채택하고 있어, 최선의 출원이라고 해서 특허 받는 것은 아니다. 동일한 발명에 대해서 복수의 출원이 있는 경우에는 누가 먼저 발명한 것인가를 결정하는 절차가 저촉심사(interference)이다. 예전에는 선발명의 입증이 미국내에 한정이 되었지만, 현재는 NAFTA 가맹국에서는 1993. 12. 8. WTO 가맹국에서는 1996. 1. 1. 이후의 입증이 인정되고 있다.

우리 특허법은 선출원주의를 채택하고 있으므로, 미국에서 같은 저촉심사제도는 없다.

 

(3) 특허요건으로서 신규성과 진보성

1). 신규성 (Novelty)

발명은 기존 기술과는 다른 새로움을 갖추어야 한다. 신규성을 상실한 발명은 특허를 받을 수 없다. 1623년 영국에서 규정된 이래 세계 여러 나라의 특허제도가 인정하는 기본원칙이다.

신규성이 인정되기 위해서는 공지·공용기술이 아닌 것, 즉, 발명의 내용인 기술적 사상이 종래의 기술적 지식, 선행기술에 비추어 알려져 있지 않은 새로운 것임을 요한다.

우리 특허법 제29조 제1항에서는 발명의 신규성 요건을 적극적으로 규정하지 않는 대신, 발명의 신규성 상실사유를 아래와 같이 한정적으로 열거하고 있다.

- 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

- 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명

특히 유의할 점은, 공개일자로부터 1년 이내에 특허출원을 해야 하므로, 논문발표, 학회 발표, 학회지 게재 등의 공개 일시, 장소, 공개자, 공개 내용을 시, 분, 초까지 정확히 조사하여 특허출원 일자의 마감일을 검토해야 한다.

2). 진보성(Inventive Step)

진보성은 발명의 창작수준의 난이도를 말하는 것으로서, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원시에 선행기술(종래의 기술수준)에 의하여 쉽게 발명할 수 없는 정도를 의미한다. 산업상 이용 가능하고 신규성을 갖춘 발명이 특허를 받기 위해 다음 단계로서 갖추어야 될 실체적 특허요건이다.

진보성의 판단 기준을 살펴보면 아래 표와 같다.

구 분	내 용
시기적 기준	출원 시가 기준이 되면, 신규성과 동일하게 시, 분, 초까지 포함
주체적 기준	그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는지 여부를 판단함
지역적 기준	신규성과 동일하게 국내 또는 국외의 국제주의 적용함
객체적 기준	청구범위에 기재된 발명을 선행기술과 대비하여 판단함 이는 청구범위 그 자체가 아닌 청구범위의 해석을 통하여 실체적으로 파악되는 발명을 의미

진보성은 결국 개별 발명을 심사하는 심사관의 지식과 경험에 의하여 판단되어 진다. 심사관은 출원인의 입장과 해당 기술분야의 특수성을 종합적으로 고려하여 판단한다. 즉 기존의 기술 대비 구성상 차이점이 부각되는지 여부, 기존의 기술 대비 효과가 객관적으로 인정될 수 있는지 여부 등을 판단하는 것이다.

 

(4) 특허청구 범위

1). 독립항과 종속항

특허를 출원할 때에는 출원서와 함께 명세서, 도면 및 요약서를 제출하게 되어 있고, 명세서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명 및 특허 청구범위를 기재하도록 되어 있다. 또한, 특허된 발명의 보호범위는 특허 청구범위에 의하여 결정된다. 따라서 특허 청구의 범위는 특허권자의 권리를 확정하는 중요한 역할을 한다.

특허 청구범위는 그 기재형식에 따라 단항제와 다항제로 구분되는데, 다항제라 함은 특허 청구범위를 기재함에 있어 그 특허 청구범위를 2개 이상의 항으로 기재할 수 있도록 하는 것을 말한다.

한국은 그동안 단항제의 기재형식을 취하여 오다가 1980. 5. 4. 파리조약에 가입하면서 1981. 9. 1부터 다항제를 도입하여 운영하고 있다. 다항제 채용으로 인하여 특허권자에게 권리의 취득․유지 또는 권리 행사하는데 유리한 입장에 서게 되어 있다. 또한 제3자는 물건을 제조․판매하기 전에 특허권 침해여부를 판단하기에 편리하다. 즉, 제3자는 특허된 특허 청구범위가 명확하게 기재되어 있으면 침해여부를 용이하게 판단할 수 있다.

특허 청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항인 청구항을 기재할 수 있으며, 청구항은 “독립청구항 및 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항 즉 종속항으로 기재할 수 있다”고 하여 청구항을 ① 독립청구항과 ② 종속청구항으로 구분하고 있다. 실무에 있어서는, 우리나라에서는 항의 구분을 독립청구항(독립항) 및 종속청구항(종속항)으로 하며, 종속 청구항인지의 여부를 그 실체적 내용을 파악하여 타청구항의 모든 특징을 부가․한정하고 있는 것인지의 여부에 따라 판단하고 있다.

2). PCT에서 청구항의 구분

특허협력조약에 의하면, 규칙 제6조에 “다른 항의 모든 특징을 포함하는 항은 (이하, 종속형식 의항 또는 종속항), 인용되는 다른 항을 가능한 한 문두에 인용해야 하며, 청구하고자 하는 부가적 특징을 기술하여야 한다”고 규정하고, 종속항은 인용되는 항의 모든 특징을 포함하는 것으로 해석된다고 규정한다.

PCT하에서 청구항 구분의 특징으로는, 청구항의 구별과 그 형식적 기재 형식 및 내용적 해석이 전체적으로 미국의 규정과 유사하나, 다른 항의 모든 특징을 포함하는 항은, 다른 항을 인용하는 형식 즉 종속항으로 기재할 것을 강제화 하고 있는 것을 들 수 있다. 또한, 종속형식항은 선행항의 모든 특징을 ‘인용형식’으로 포함하는 항으로 기술하여야 하므로 종속형식항과 인용형식항은 동일한 의미를 갖게 되며, 미국과 마찬가지로 권리파악이 용이하게 되는 장점이 있다.