1. 특허권 취득 절차
(1) 개관
특허권을 취득하는 절차는 크게 아이디어(발명) 내용 정리, 선행기술 조사 및 분석, 특허 출원(신청), 발명 내용 심사, 특허 등록 거절 내지 허여의 절차로 진행된다.
이를 표로 정리하면 아래와 같다.
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구분 |
업무 |
업무내용 |
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신규 발명
(단독 출원) |
1. 특허 출원 위한 설명서 작성, 선행 기술 조사 등 준비 작업 |
- 연구실무자에게 발명의 설명서(발명 신고서, 발명 제안서) 양식 작성, 연관 키워 드(검색어) 확인 요청 -> 발명 명세서 작성에 이용됨 ※ 논문 및 학회 발표 등의 공개 여부·계획 확인하기 ※ 공개될 경우, 신규성 상실일로부터 12개월 이내 출원 진행해야 함(긴급) |
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- 선행기술조사 수행 (외부 특허사무소 활용) ※ 선행기술조사 약 1개월 소요 |
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- 선행기술조사 보고서 수신 후 연구실무자 검토 요청 및 최종 출원 의사 확인 |
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2.직무발명신고서 및 양도 증 작성 |
- 발명자, 지분율, 국가연구과제 등의 내용 사사 |
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- 직무발명신고서 및 양도 증 작성 (발명자 정보 확인) |
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3. 명세서 작성 및 검토 |
- 연구실무자 명세서 초안 작성 후 특허사무소와 협업하여 수정·보완 - 주로 청구항 위주로 검토 - 서지사항 작성 및 송부 (발명자 및 관련 국가연구과제 정보, 국내우선권 주 장 출원 계획) |
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4. 특허 출원 |
- 명세서 최종 검토 완료 후 특허 출원 - 특허 출원 완료 |
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신규 발명
(공동 출원) |
1. 출원 협의 |
- 상대기관 연구책임자 또는 실무자와 협의하여 기관지분율, 발명자 정보, 발 명 내용 등을 결정 - 발명의 설명서 자료 협업하여 작성 |
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2.출원 프로세스 |
- 이후 과정은 단독출원과 동일 - 상대기관이 주 발명자일 경우 명세서 작성 등의 주요 업무는 상대기관에서 주가 되어 진행 |
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국내 우선권 주장 및 해외 출원 (PCT)
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1.국내우선권 주장 및 해외 출원 결정 ※ 국내 출원일로부터 12개월
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- 마감일 검토 ※ 기초 출원일로부터 1년 이내 |
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- 발명자·실무연구자로부터 발명의 추가·보완·개량 발명이 있는 경우 이를 확인 후, 이를 보완하여 국내 우선권주장출원 - 해외출원 진행 방식: PCT/개별국 출원 (보통 PCT 우선 진행) → 발명자·실무연구자에게 해외출원 신청서 작성 요청 * PCT 출원: 해외출원 신청서만 제출하면 됨 * 해외 개별국 출원: 해외 출원에 관한 기관내 담당기관의 전략회의 내지 기술 심의 등의 절차를 거치는 게 바람직 |
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2.명세서 작성 |
- 국내우선권 주장 및 PCT 출원 명세서 작성 - 명세서 검토 (연구실무자와 특허사무소가 병행하여 검토), 청구항을 주로 확인 |
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PCT 출원 이후 개별국 진입
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1.PCT 출원 이후 개별 국 출원 ※ 국내 출원일로부터30개월 혹은 31개월로 개별국마다 차이 있음 |
- PCT 출원 이후 개별국 결정 - 해외 출원은 비용이 많이 소요되어 기관내 기술심의 등을 거치는 게 바람직 - 국가별 출원 방식이 달라 특허사무소 등과 협업하여 업무 수행 |
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특허 출원 OA 대응 |
특허 출원 후 심사 청구하면 특허청에서 특허 발명에 대한 심사가 진행되며, 거절이유 유무에 따라 특허 등록이 결정됨 (특허 등록 전 대부분 1회 이상의 거절이유가 발생됨) - 특허청에서 발부한 의견제출통지서에 대한 대응의견은 보통 특허사무소에 의뢰하여 발명자와 협업하여 작성됨 |
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특허 등록 완료 |
- 특허 사후 관리 - 기간 만료 시 특허 포기/연장 여부 검토 |
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(2) PCT (Patent Cooperation Treaty, ‘특허협력조약’)
해외 출원 시 주로 PCT를 이용해 출원한다. PCT 출원은 특허 출원 절차를 통일시켜 전 세계에 특허를 출원할 수 있도록 하는 제도로서 다수의 국가를 지정해 여러 국가에 진입을 간편하게 할 수 있는 제도이다. PCT 협약 국가는 2018년도 기준 152개 국가로 확인된다(ex. 대만은 제외되어 있으므로 직접 출원 절차로 진행).
* cf) 해외 직접 출원 : 해당 국의 언어 및 법정양식에 따른 출원서류를 준비해 해당 국의 특허청에 제출
PCT 회원국이여야 이를 이용해 해당 국가 진입이 가능하다. 회원국 여부는 세계지적소유권기구(WIPO, World Intellectual Property Organization) 홈페이지(www.wipo.int) 통해 확인 가능하다.
진입 지정국을 결정하는데 30개월(혹은 31개월, 국가별 상이) 정도의 기간이 주어져 비교적 시간적 여유가 있고, 국제출원이 가능한 언어는 한국어, 영어, 중국어, 일어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 포르투칼어, 아랍어로 총 10개이다. 여러 가지 종류의 특허문헌이 존재하는 바, WIPO는 이를 감안해 국제적으로 정해진 번호를 부여한다. 즉 INID 코드(서지사항의 식별코드, Internationally agreed numbers for identification of data)가 그것이다.
PCT는 파리조약 제19조에 근거하여 1970. 6. 워싱턴에서 조인하고, 1978. 1. 24에 발효되었다. 동일한 발명에 대하여 다수국에서 특허를 취득하고자 하는 경우 출원 비용과 절차의 부담을 경감하고, 각국 특허청의 중복 심사에 드는 노력을 줄이고자 제정하였고, 이를 위해 ① 국제출원제도, ② 국제조사제도, ③ 국제예비시심사제도, ④ 국제공개제도 등을 운영하고 있다.
특허권 획득하고자 하는 국가가 많거나 해외시장에서의 경쟁력에 대한 판단이 서지 않는 경우 PCT출원이 유리하다. 출원인은 PCT에 가입한 나라 중에 출원인이 출원하고자 하는 국가를 지정하여 ① PCT체약국 특허청이나 ② 국제사무국에 ‘PCT국제출원서’를 제출한 날을 각 지정국에서 출원일로 인정받을 수 있다. (국내 출원일로부터 1년 이내에 해외 출원을 하면, 파리조약에 의해 우선권[1]이 인정된다). 즉 한번의 PCT 국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있으며, 국제조사 및 국제예비심사보고서의 활용으로 발명의 평가 및 보완 기회를 사전에 가질 수 있어 특허획득에 유리하고, 국제조사 또는 국제예비심사의 결과가 부정적일 경우 더 이상의 절차를 진행하지 않음으로써 불필요한 비용의 지출을 방지할 수 있다는 장점이 있다.
물론 출원은 출원일 뿐 해당 국가의 특허권을 득하는 것은 별도의 절차가 필요하다. 즉, 특허는 ‘속지주의 원칙’에 따라 특허를 등록 받은 국가에서만 특허권 행사가 가능(독점적·배타적 권리 확보)하다. 이에 PCT 출원 후에도 국제조사·국제공개·국제예비심사·각 지정국이 요구하는 언어로 작성된 번역문 제출 등의 절차를 거쳐야 하고, 이후 각 국가로 진입한 후 각국 특허청 심사를 받아야 한다.
PCT 출원공보 검색은, ① www.Kipris.or.kr 에서‘해외특허-PCT’를 체크하고, 검색 식(ex AP=[pfizer])을 입력하면 되고, 영어로만 검색되며 영어로 검색이 되다 보니 그 범위가 발명의 명칭과 요약필드에 한정된다. ② www.wipo.int 에서는 위 10개국 언어로 검색 가능하고 다양한 범위까지 검색이 된다. ③ www.Keywert.com 은 유료 사이트로 양질의 검색 서비스를 제공하는 사이트다.
